Google LLC v. Valtrus Innovations Ltd., No. 2024-1945
(Fed. Cir. 2026-10-19)
CAFC判決文

Pre-AIA特許：発明日の立証にMicrosoft Wordのメタデータを採用したCAFC判決

Summarized by Tatsuo YABE on 2026-10-26
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2026年10月19日、CAFCは、Google v. Valtrus Innovations事件において、発明者の供述を裏付ける独立した証拠として、Microsoft Wordによって自動生成されたメタデータ（metadata）を認め、さらに、出願準備期間中の発明者及び代理人の行為が合理的に継続した勤勉性（reasonably continuous diligence）の要件を満たすとした特許審判部（PTAB）の判断を支持した。

本事件は、2013年3月16日の米国特許法改正（AIA）施行以前の、いわゆる先発明主義（First-to-Invent）に基づく事件である。旧法(Pre-AIA)の下では、出願人又は特許権者は、引用文献の有効出願日よりも早い発明日を立証することによって、発明日を基準とする引用文献（例えばPre-AIA 102(a); Pre-AIA 102(e)項）を先行技術から除外することができた。一般に、これを規則131条に基づくSwearing Behind（発明日の遡及）と呼ぶ。

しかし、AIAの施行から既に13年以上が経過し、米国特許制度は先願発明者主義（First-Inventor-to-File）に移行している。そこで、本稿では、まず本事件の事実関係及びCAFCの判断を概説した上で、本判決がAIA時代の米国特許実務にどのような意義を有するのかを検討する。

1．事件の概要

（1）対象特許及びIPRの経緯
Valtrus Innovations（以下、Valtrus）は、複数の検索エンジンから得られる検索結果リストを統合する技術に関する米国特許第6,728,704号（以下、704特許）を保有している。Googleは、同特許のクレーム1～23について、米国特許第6,711,569号（Bushee）と他の引用文献を組み合わせることにより、進歩性欠如（35 U.S.C. §103）を理由とし当事者系レビュー（IPR2022-01545）を申し立てた。

本事件における重要な日付は次のとおりである。

Bushee特許は、704特許より約5週間早く出願されていたため、Pre-AIA 35 U.S.C. §102(e)に基づく先行技術となり得るものであった。これに対し、Valtrusは、Bushee特許の出願日より前に本件発明を着想しており、さらに、その後704特許の出願に至るまで合理的に継続した勤勉性を示していたとして、Bushee特許を先行技術から除外すべきであると主張した。

PTABはValtrusの主張を認め、Bushee特許は本件において先行技術に該当しないと判断した。その結果、Googleは対象クレームの進歩性欠如を立証できなかった。Googleは、このPTABの判断を不服としてCAFCに控訴した。

（2）CAFCにおける主な争点
CAFCにおける争点は、主として次の二点であった。

第一の争点：発明日の立証
発明者自身が作成した発明開示書類及びそのMicrosoft Wordメタデータは、発明者の供述を裏付ける独立した証拠（Independent Corroboration）となり得るか。

第二の争点：勤勉性の立証
出願準備の最終段階において、約11営業日にわたり発明者による具体的な作業記録が十分に存在しない場合でも、合理的に継続した勤勉性の要件を満たすか。CAFCは、いずれの争点についてもPTABの判断を支持し、Googleの控訴を退けた。

2．CAFCの判断

（1）Microsoft Wordメタデータによる発明日の立証
旧法において、発明者が引用文献よりも早い発明日を主張する場合、発明者自身の供述だけでは通常不十分であり、独立した証拠による裏付けが要求される。これは、特許権の維持又は他人の特許の無効化を目的として、発明者が自己に有利な過去の事実を供述する危険性があるためである。

本事件において、Valtrusは、共同発明者Dr. Tsaparasの宣誓供述書、当時作成された発明開示書類及びそのMicrosoft Wordメタデータを提出した。Googleは、発明開示書類及びそのメタデータは発明者自身の管理下にあったものであり、発明者の供述を裏付ける独立した証拠とはいえないと主張した。しかし、CAFCは、この主張を退けた。

CAFCは、Microsoft Wordによって自動生成されるメタデータは、発明者自身が記述した文章とは性質が異なることを指摘した。特に、Wordファイルに記録された作成者情報やタイムスタンプは、発明者の供述する発明の着想日と整合していた。CAFCは、2025年のGlobal Health Solutions LLC v. Selner, 148 F.4th 1363 (Fed. Cir. 2025)を引用し、コンピュータによって生成されたメタデータは、発明者の供述及び文書とは独立した証拠となり得ると判断した。

従来、第三者による確認のない研究ノートや図面などは、それ自体では発明者の供述を十分に裏付けることができないとされてきた。しかし、本判決は、独立した裏付け証拠は必ずしも第三者によって作成されたものである必要はなく、コンピュータによって自動生成された情報も、その役割を果たし得ることを示した点で注目される。

（2）合理的に継続した勤勉性（Reasonably Continuous Diligence）
旧法において、引用文献の出願日より前に発明を着想したことを立証しただけでは、必ずしも引用文献を排除することはできない。発明者は、原則として、引用文献の有効出願日前の発明の着想日から自己の発明を実施化するまでの期間について、合理的に勤勉な努力を継続していたことを立証する必要がある。本件においてはValtrusの出願日が発明の擬制実施化(Constructive Reduction to Practice)の日となる。ただし、引用文献の日付より前に実際の実施化（Actual Reduction to Practice）が完了している場合は別である。

本事件では、Bushee特許の出願日である2001年7月24日の直前から、704特許の出願日である同年8月27日までが対象期間となった。Googleは、特に2001年8月8日から8月27日までの約11営業日について、発明者側の勤勉性が十分に立証されていないと主張した。これに対し、Valtrusは、最後の発明者がカナダのオンタリオ州に居住しており、署名済み宣誓書をカリフォルニア州の代理人事務所に郵送する必要があったことなどを説明した。

CAFCは、Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus America, Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016)などを引用し、勤勉性の要件は、発明者が毎日途切れることなく作業していたことまで要求するものではないと説明した。重要なのは、対象期間全体を通じて、発明が放棄されたり、不合理に遅延されたりしていなかったかという点である。

CAFCは、署名済み書類の郵送、代理人による出願準備及び関係者間の協力に関する証拠を総合的に評価し、PTABによる勤勉性の認定は実質的証拠（Substantial Evidence）によって裏付けられていると判断した。

3．AIA時代における本判決の意義

（1）旧法下における発明日の遡及による引例(Pre-AIA 102(a) & 102(e))の排除はできない
本事件で適用されたPre-AIA §102(e)は、先発明主義を前提とする規定であり、AIAの下では、クレームに係る発明の有効出願日（Effective Filing Date）を基準として先行技術の適格性が判断される。したがって、AIA §102(a)(2)に基づく引用文献に対して、出願人が単に引用文献よりも早く発明を着想していたことを立証しても、それだけでは引用文献を排除できない。

（2）AIA §102(b)(1) および AIA§102(b)(2)の例外規定との関係
それではAIAの時代においては米国出願日（或いは有効出願日）の確保のみが重要かというと以下に示すように発明者の発明に至る記録はAIA102条(b)項の新規性喪失の例外規定を活用する際には重要となる。Pre-AIAの時代には発明日を挙証するために「ラボノート」に発明に関わる記録をしておくことの重要性が言われたが、AIAの時代においても「ラボノート」は必要で、MS WORD或いは他の文書作成ソフトに記録し、その開示内容と付随するメタデータによって自身が真の発明者であるということを挙証する際の補強証拠として重要である。

① AIA§102(b)(1)(A)：発明者に由来する開示

AIA 102(a)(1)に該当する引用文献に記載された対象事項が、出願人の発明者又は共同発明者から直接又は間接に取得された場合である。

Bの開示がAの有効出願日前1年以内（グレースピリオド内）の場合には規則130(a)の宣言書で「Bの開示はA （①発明者或いは②共同発明者）、或いは、③（①又は②から発明主題を入手した者）から得た」ということを証明」することでBの先行技術の地位を喪失させることができる。

② AIA§102(b)(2)(A)：発明者に由来する開示

AIA 102(a)(2)に該当する引用文献に記載された対象事項が、出願人の発明者又は共同発明者から直接又は間接に取得された場合である。

Bの出願はAの出願（Xを開示）に対して102条(a)(2)の先願(先行技術）となるが、Bの開示XはAから得たものなので先願Bの開示Xは後願Aの先行技術にならない。102条(b)(1)(A)と同様の対応：

4．おわりに
本判決は、Pre-AIA§102(e)引例に対し発明者の宣誓供述書とWORDデータの開示内容と付随するメタデータによって発明日を遡及することで引例の地位を否定したものであり、その手法の直接的な適用範囲は、Pre-AIAで成立した特許に限られる。とは言え、AIA 102条の施行日以前の法律が適用され成立したPre-AIA特許に関する訴訟やIPRでは、依然として本判決が重要な先例となり得る。

2013年の施行日の直前に出願されたPre-AIA米国特許は通常の20年の存続期間と米国特許法286条の損害賠償額の遡及6年間を考慮すると2039年まではPre-AIA特許による訴訟はありうる。従って、現2026年における出願業務はAIA102条で審査されAIA特許が成立するが、依然としてPre-AIA特許による侵害訴訟は続く。故に、本判決は現在も有用であり遠い過去のものではない。